Comunicazioni agli iscritti
LO STATO DELL'ATTUAZIONE DELL'IP TRANSLATOR IN ITALIA E NELL'UE
Com’è noto la sentenza 'IP TRANSLATOR' della Corte UE, C-307/10 del 19.06.12 ha avuto effetti rilevanti sulle procedure di registrazione comunitarie e nazionali dei marchi quanto all’indicazione dei prodotti e servizi.
In sostanza, secondo la sentenza 'IP TRANSLATOR', la Direttiva 2008/95 deve essere interpretata nel senso che:
1. i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio, vanno identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio;
sul punto l’UAMI e gli Uffici Marchi dell'UE hanno adottato una politica di collaborazione per stabilire un'interpretazione comune dei requisiti di chiarezza e precisione nella identificazione di prodotti e servizi nonché per definire alcuni principi comuni da applicare alle rispettive prassi di classificazione;
2. non è vietato l’impiego delle indicazioni generali delle Intestazioni delle classi della classificazione di Nizza al fine di identificare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio, purché tale identificazione sia sufficientemente chiara e precisa.
A tal riguardo l’UAMI e gli Uffici Marchi dell'UE, tra cui l’Italia, avevano emanato una prima Comunicazione Comune relativamente all’interpretazione dell’IP Translator rispetto alla prassi precedentemente utilizzata
(http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2007425/ITCommon_Commun1_NOV.pdf).
Successivamente l’UAMI e gli Uffici Marchi dell’UE hanno condotto una revisione delle voci che compaiono nelle Intestazioni delle classi della classificazione di Nizza, al fine di determinare quali di esse siano sufficientemente “chiare e precise”. In base a tale revisione, 11 voci non sono state ritenute né chiare né precise. Di conseguenza, l’UAMI e gli Uffici dei 27 paesi che hanno collaborato al riguardo hanno concordato di non poter accettare dette 11 voci senza ulteriori specificazioni.
Le rimanenti indicazioni sono state invece ritenute accettabili.
La posizione in questione è stata ufficializzata nella seconda Comunicazione Comune reperibile al link:
http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2007425/ITCommon_Commun2-NOV.pdf;
Secondo detta Comunicazione, l’attuazione della nuova prassi da parte degli Uffici avviene entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della Comunicazione stessa ma in casi eccezionali tale periodo può essere prorogato di altri 3 mesi (per ciascun ufficio sarà indicata la data di attuazione); potrebbe tuttavia accadere che alcuni uffici ritardino l'attuazione per obblighi giuridici.
L’UIBM ha fatto presente che non è in grado di uniformarsi alla nuova prassi a causa delle restrizioni informatiche cui è costretta la divisione marchi nello svolgimento della procedura di esame.
Dunque fino all’introduzione del nuovo sistema informatico l’UIBM non ritiene di poter applicare quanto concordato nella Comunicazione Comune, ciò che richiederà ancora diversi mesi di tempo.
Non appena ci saranno sviluppi, il Consiglio diffonderà ulteriori aggiornamenti.
