Comunicazioni agli iscritti
I 51/20 RISPOSTE DELL'UIBM AI QUESITI PERVENUTI DAGLI ISCRITTI ALL'ASSEMBLEA 2020
29 luglio 2020
In merito ai quesiti ricevuti dagli iscritti in occasione dell’Assemblea dello scorso 15 luglio rivolti all’UIBM, si informano gli iscritti che l’UIBM ha fornito le seguenti risposte.
In merito ai quesiti ricevuti dagli iscritti in occasione dell’Assemblea dello scorso 15 luglio rivolti all’UIBM, si informano gli iscritti che l’UIBM ha fornito le seguenti risposte:
DOMANDA N.1 : Iscrizione al registro dei marchi storici di interesse nazionale di un marchio non registrato ma in uso da oltre 50 anni - Nel caso in cui in detti 50 anni vi siano stati dei restyling grafici del marchio, pur mantenendo inalterata la componente verbale “cuore del marchio” stesso, qual è l’esemplare grafico da iscrivere al registro? L’ultima versione o quella risalente a 50 anni fa, poi revisionata graficamente?
L’Ufficio ritiene che “premettendo che trattandosi di marchio storico è necessario che il marchio non sia modificato in maniera sostanziale. Pertanto se il “cuore del marchio” è rimasto invariato, va comunque iscritto al registro l’esemplare del marchio che è stato utilizzato ininterrottamente per 50 anni, quindi la versione più antica” .
DOMANDA N. 2: Iscrizione al registro dei marchi storici di interesse nazionale di un marchio registrato da oltre 50 anni - Nel caso in cui in detti 50 anni vi siano stati dei restyling grafici del marchio, è possibile apporre il logo “marchio storico” accanto all’ultima versione grafica del marchio, pur se l’iscrizione al registro dei marchi storici ha ad oggetto il marchio registrato 50 anni fa?
L’Ufficio ritiene che “il logo marchio storico va apposto sull’esemplare del marchio utilizzato per più di 50 anni per cui non può essere apposto alla più recente versione del marchio”.
DOMANDE N.3: Marchio italiano collettivo intestato ad una RETE D’IMPRESA - Può una rete d’impresa presentare domanda per la registrazione del proprio marchio collettivo (registrato secondo la vecchia normativa), così come previsto dalla nuova disciplina?
La rete d’impresa non è esplicitamente indicata all’art 11 c.p.i. tra i soggetti legittimati ad essere titolari di un marchio collettivo, tuttavia la stessa non è neppure esclusa dal medesimo articolo di legge. Essendo la rete d’impresa un soggetto giuridico assimilabile ad una associazione di categoria, può tale soggetto giuridico presentare una domanda di registrazione di marchio collettivo?
L’Ufficio ritiene che “la rete di imprese non è un soggetto legittimato a presentare domande di marchio collettivo proprio perché mette insieme imprese che sono società di capitali, escluse dall’art. 11 dalla titolarità dei marchi collettivi”.
DOMANDA N.4: Ai fini della conversione, è possibile che i marchi di certificazione siano registrati da un soggetto giuridico che non agisce direttamente al fine di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi? Infatti nel caso di specie i marchi sono di titolarità dell’Associazione Y e - in virtù di un contratto di licenza stipulato tra l’Associazione Y e X S.p.A.- dati in concessione d’uso, a seconda dei casi, alle aziende i cui prodotti sono certificati o alle aziende certificate. Il Regolamento d’uso sottoscritto dai concessionari del marchio è un documento elaborato da X S.p.A. Quindi, in sostanza: l’Associazione Y concede i marchi in licenza a X S.p.A e X S.p.A. concede in uso i marchi di cui è licenziataria alle aziende i cui prodotti sono certificati o alle aziende certificate.
L’Ufficio sul punto chiarisce che “le valutazioni si basano sull’art. 11 bis per cui i soggetti che depositano il marchio di certificazione sono tenuti a garantire, in un qualche modo, l’origine, natura e qualità di determinati prodotti a condizione che non svolgano un’attività che comporta la fornitura dei prodotti o servizi del tipo certificato. L’importante che X S.p.A:, se richiedente il marchio di certificazione, certifichi l’origine, natura e qualità dei prodotti”.
DOMANDA N. 5: E’ necessario ri-depositare le memorie a sostegno dell'opposizione, ai sensi dell'art. 176, comma 4, CPI, che siano già state inviate all'Ufficio durante la sospensione dei termini prevista per l'emergenza Covid-2019?
L’Ufficio sul punto conferma che “non occorre che le predette memorie siano ridepositate”.
Il Consiglio, valutato che alcune risposte debbano essere ulteriormente chiarite dall’Ufficio, ha chiesto chiarimenti all’UIBM.
