Perchè e come proteggersi
BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE
- Di cosa si tratta
Il brevetto è un diritto di esclusiva che permette, per un periodo limitato nel tempo, al titolare di impedire a chiunque di produrre, commercializzare, utilizzare l’invenzione oggetto del brevetto senza il proprio consenso e comunque di trarne vantaggio economico ad esempio attraverso licenze esclusive o non esclusive.
Beninteso, solo se l’invenzione rispetta certi requisiti di legge si può ottenere il brevetto ed i diritti che ne conseguono.
Tale diritto di esclusiva si ottiene a seguito di una procedura davanti l’autorità competente, ha una durata di venti anni dalla data di deposito della domanda ed è un diritto territoriale che vale soltanto nel Paese in cui è stato concesso il brevetto.
In cambio di una esclusiva che può durare sino a venti anni, lo Stato richiede il pagamento di alcune tasse e in particolare di tasse annuali di mantenimento e la divulgazione tecnica completa dell'invenzione.
Però è importante ricordare che un brevetto non garantisce il diritto di attuare l'invenzione; infatti, anche se si dispone di un brevetto concesso a tutela di una invenzione, è necessario assicurarsi che non vi siano altri brevetti anteriori che ne impediscano la libera attuazione.
- Requisiti essenziali
Possono formare oggetto di brevetto tutte le invenzioni, dove per invenzione si intende la soluzione di un problema tecnico, che siano NUOVE, che implichino una ATTIVITA' INVENTIVA e che siano atte ad avere una APPLICAZIONE INDUSTRIALE.
Non sono considerate invenzioni brevettabili:
a) le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per lo svolgimento di attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali ed i programmi per elaboratori;
c) la presentazione di informazioni, nella misura in cui l'invenzione riguardi scoperte, teorie, principi, metodi e programmi considerati in quanto tali.
Non sono considerate invenzioni brevettabili i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi diagnostici applicati al corpo umano o animale. Questo divieto non si applica ai prodotti, alle sostanze o alle miscele di sostanze per la esecuzione di uno qualsiasi di detti metodi.
- Deposito e scelta dell'estensione territoriale
Premesso che il diritto di esclusiva sussiste solo ove si ottiene il brevetto, una domanda di brevetto può essere depositata:
1. Come domanda di brevetto in Italia;
2. come domanda di brevetto europeo;
3. come domanda di brevetto internazionale;
4. come domanda di brevetto in un singolo stato estero.
Una domanda di brevetto depositata secondo una delle soluzioni sopra evidenziate potrà poi essere estesa entro un anno dalla data di deposito, beneficiando del diritto di priorità, cioè potendo far risalire il proprio diritto alla data del primo deposito con riferimento alla valutazione dei requisiti di brevettabilità, cioè novità ed attività inventiva.
- Durata
Un brevetto dura al massimo 20 anni dalla data di deposito e può essere mantenuto in vita per tale periodo di tempo mediante il pagamento di una tassa annuale: se si interrompono le annualità cessa anche l’esclusiva.
- Brevetto Italiano
Un brevetto concesso per l’Italia permette di ottenere una tutela nel territorio italiano.
La domanda di brevetto, depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è oggetto di un esame di brevettabilità da parte dell'Ufficio stesso, esame che prevede l'emissione di una ricerca di anteriorità e di un rapporto di esame in cui l'Ufficio verifica i requisiti di brevettabilità.
Una volta superate eventuali obiezioni, l'Ufficio Italiano concede il brevetto.
- Brevetto Europeo
Un brevetto concesso in come Brevetto Europeo permette di ottenere, tramite una procedura di deposito, di esame e di concessione centralizzata, una tutela "potenziale" nei Paesi aderenti alla Convenzione, attualmente 38 Paesi dell’Europa geografica, non soltanto i Paesi dell’Unione Europea.
La domanda di brevetto, depositata presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti, è oggetto di un esame di brevettabilità da parte dell'Ufficio stesso, esame che prevede l'emissione di una ricerca di anteriorità e un contraddittorio di esame in cui l'Ufficio verifica i requisiti di brevettabilità.
I requisiti di brevettabilità che devono soddisfare le domande di brevetto Europeo (secondo la Convenzione sul Brevetto Europeo), sono i medesimi requisiti che devono soddisfare le domande di brevetto nazionali.
Al termine del contraddittorio tecnico/brevettuale tra Richiedente ed Ufficio Europeo dei Brevetti, se le obiezioni di brevettabilità saranno superate, l'Ufficio Europeo dei brevetti concede il brevetto.
La tutela "potenziale" ottenuta con la concessione del brevetto europeo deve essere trasformata in tutela "effettiva" mediante la nazionalizzazione nei paesi di interesse tra quelli sopra elencati. La nazionalizzazione richiede di ottemperare ad alcune formalità che possono consistere nel pagamento di tasse e/o deposito di una traduzione completa o parziale del testo concesso nella lingua del Paese di nazionalizzazione.
L'Italia aderisce alla Convenzione sul Brevetto Europeo sin dal 1 Dicembre 1978. Pertanto, diritti di esclusiva possono essere ottenuti in Italia sia depositando una domanda di brevetto nazionale sia, in alternativa, depositando una domanda di Brevetto Europeo che designi l'Italia.
- Domanda di Brevetto Internazionale
Il deposito di una domanda di brevetto internazionale (in accordo con la Convenzione PCT - Patent Cooperation Treaty) permette di ottenere, tramite una procedura di deposito centralizzata, un rapporto di ricerca e un rapporto di brevettabilità e di spostare a 30 o 31 mesi dalla data di deposito (o di priorità) il termine per effettuare il deposito di una domanda nazionale nei Paesi di interesse tra quelli designati nella domanda internazionale stessa.
I Paesi designabili tramite la domanda internazionale sono attualmente 148. L'Italia può essere designata soltanto come stato contraente della Convenzione sul Brevetto Europeo. Pertanto, un brevetto in Italia a partire da una domanda PCT (così come in altri paesi Europei, quali Francia, Belgio, Irlanda, Monaco) può essere ottenuto solo attraverso il deposito di una domanda di brevetto europeo quale fase regionale Europea e successiva nazionalizzazione del brevetto europeo concesso.
- Brevetto nazionale estero
Il brevetto concesso in un Paese estero permette di ottenere una tutela nel suo territorio.
La domanda di brevetto, depositata presso l'Ufficio Brevetti locale, è oggetto di un esame di brevettabilità da parte dell'Ufficio stesso, esame la cui modalità e la cui severità può variare da Paese a Paese, ma che si propone sostanzialmente di verificare i requisiti di brevettabilità, sopra riportati. Una volta superate eventuali obiezioni, l'Ufficio concede il brevetto.
Alcuni aspetti importanti da ricordare:
- Non divulgare la propria invenzione prima del deposito della domanda di brevetto.
- Non fornire dettagli e/o rendere pubblica la propria invenzione in nessuna parte del mondo prima di aver deciso in quali Paesi o territori è di interesse estendere la protezione della propria invenzione..
- Il contenuto di una domanda di brevetto diventa pubblico (solitamente) 18 mesi dopo la data di deposito (o di priorità).
- Il brevetto è un diritto di esclusiva territoriale.
- Non essere a conoscenza dell'esistenza di un brevetto anteriore altrui, cioè l'ignoranza, non è una giustificazione di fronte alla legge, pertanto è fortemente consigliabile svolgere mirate ed approfondite ricerche di anteriorità della propria invenzione.
- È necessario/opportuno sorvegliare i brevetti/domande di brevetto dei propri concorrenti.
- La documentazione brevettuale è la più ricca fonte di informazioni tecniche; quindi, una ricerca brevettuale può aiutare le operazioni di R&D.
- La conoscenza dei diritti brevettuali anteriori altrui può permettere di evitare un contenzioso.
- Chiedere una Consulenza professionale ai Consulenti brevettuali è sempre consigliabile, perché sbagliare è facile e costoro sono tenuti al segreto professionale.
MARCHIO
- Di cosa si tratta
Ognuno di noi ha un nome che lo distingue dalle altre persone: l’omonimia può ingenerare confusione. Il marchio ha la stessa funzione: distinguere un prodotto da un altro.
Tutti i “segni” suscettibili di essere rappresentati graficamente (parole, disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto, combinazioni cromatiche) e, dal primo ottobre 2017, anche i segni che non sono suscettibili di essere riprodotti graficamente (es. odori), possono essere oggetto di registrazione per marchio di impresa purché – ricordiamo – siano in grado di distinguere i prodotti sui quali sono apposti.
- Requisiti essenziali
1. NOVITA’ un marchio deve essere diverso da altri segni distintivi usati in commercio (per evitare confusione);
2. DISTINTIVITA’ un marchio deve essere in grado di distinguere i prodotti come derivanti da una azienda piuttosto che da un’altra: dunque no a termini generici o descrittivi dei prodotti o dei servizi che il marchio va a contraddistinguere.
3. LICEITA’: un marchio non deve essere contrario alla legge, alla morale e al buon costume.
- Deposito e scelta dell'estensione territoriale
La protezione offerta dalla registrazione è territoriale e, quindi, un marchio può essere depositato:
• In Italia;
• In Unione Europea;
• Tramite il c.d. Marchio Internazionale;
• In un singolo Stato estero o giurisdizione estera.
Un marchio depositato a livello nazionale oppure a livello dell’Unione Europea può essere successivamente esteso a livello internazionale, designando una serie di Stati intra ed extra comunitari facenti parte del Sistema di Madrid (detto anche Sistema del marchio Internazionale).
La registrazione definitiva del marchio garantisce il diritto di utilizzare in esclusiva il marchio depositato all'interno - appunto - del territorio designato.
- Durata
Un marchio dura 10 anni dalla data di deposito, e può essere rinnovato per successivi periodi di 10 anni.
- Marchio Italiano
Il marchio Italiano, offre una tutela estesa all’interno del territorio italiano. E’ quindi consigliabile quando l’ampiezza del business resta limitata al territorio nazionale e non vi sono esportazioni. (In base ad un accordo di reciprocità, la registrazione italiana può essere fatta valere in giudizio nella Repubblica di San Marino e viceversa).
- Marchio dell’Unione Europea
Quando il business ha o avrà estensione all'interno dell’Unione Europea, allora la scelta più vantaggiosa è un marchio dell’Unione Europea.
Esso, tramite una procedura di deposito armonizzata, offre una tutela valida all’interno degli attuali Stati membri ed, inoltre, estende automaticamente la sua validità nel caso in cui entrino nuovi Stati a far parte dell'Unione Europea.
I Paesi attualmente membri della Comunità Europea sono:
Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Croazia, Regno Unito.
- Marchio Internazionale
Quando il business si estende o si estenderà oltre i confini dell'Unione Europea è consigliabile depositare un marchio Internazionale – beneficiando di una procedura centralizzata, che snellisce la trafila burocratica – grazie alla ratifica, da parte di numerosi Paesi, della normativa internazionale contenuta nell’Accordo e nel Protocollo di Madrid.
Una lista aggiornata dei Paesi aderenti al Sistema di Madrid è consultabile al link.
È necessario, in questo caso, effettuare un deposito di base che potrà, poi, essere esteso negli Stati facenti parte il Sistema di Madrid, interessanti per lo sviluppo del business.
Una caratteristica positiva è che tale estensione Internazionale potrà essere fatta contestualmente al deposito di base oppure in un momento successivo e potrà essere ulteriormente estesa in un momento successivo, seguendo – così – lo sviluppo del business.
- Marchio estero
Nel caso in cui l’interesse sia per un deposito in uno di quei Paesi esteri che non aderisce né all’Unione Europea, né al Sistema di Madrid, è possibile effettuare un deposito diretto, secondo le normative previste dalle diverse legislazioni nazionali.
- Tipologia di marchi depositabili
Si possono depositare marchi VERBALI, che tutelano primariamente l’aspetto fonetico del segno, marchi FIGURATIVI, che tutelano una rappresentazione puramente grafica, oppure marchi MISTI, che tutelano una rappresentazione puramente grafica accompagnata da una o più parole. É possibile registrare anche marchi non convenzionali come: marchi di colore, combinazione di colori, suoni, profumi ed altri elementi che possano dirsi distintivi; ma è opportuno valutare caso per caso la registrabilità di ciascun marchio, con l’ausilio di un Consulente in Proprietà Industriale.
- La classificazione dei prodotti e dei servizi
Il marchio distingue e tutela i prodotti o servizi di un’azienda. I prodotti e i servizi che saranno tutelati dal marchio, per ragioni di omogeneità, vengono classificati, secondo uno standard internazionale, in una serie di "classi merceologiche". Attualmente è in vigore l’11° Classificazione Internazionale di Nizza .
DESIGN
- Di cosa si tratta
Si tratta della tutela che può essere data alla forma di un prodotto.
La “registrazione di un design” protegge l'aspetto estetico del prodotto; ossia l’INSIEME DELLE LINEE CHE NE COSTITUISCONO LA FORMA (art. 31 CPI).
Ha durata massima di 25 anni (periodi di 5 anni, rinnovabili per 5 volte)
Può essere:
- NAZIONALE
- COMUNITARIO
- INTERNAZIONALE (Paesi Convenzione dell'Aja)
- Requisiti essenziali
1. NOVITA’ il design deve essere nuovo (= mai divulgato al pubblico) nel settore merceologico di riferimento (ad esclusione del PERIODO DI GRAZIA);
2. CARATTERE INDIVIDUALE sussiste se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi altro design già divulgato.
3. LICEITA’ il design deve essere lecito, cioè non contrario alla legge, alla morale o al buon costume.
- Periodo di grazia
In Italia ed in altri Paesi è possibile divulgare il design (es. per fare un test sul mercato), mantenendo intatto il requisito della NOVITA’, a patto di effettuare il deposito entro 12 mesi dalla prima divulgazione.
- Design vs Copyright
E' ammessa la doppia protezione, a patto che:
• Il modello sia nuovo ed abbia carattere individuale;
• Il modello abbia VALORE ARTISTICO (Art. 2 n. 10 legge sul diritto d'Autore).
CHI PUO’ DEPOSITARE E I CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE
Le domande relative ai diritti sopra illustrati possono essere depositate:
- dal richiedente (che poi dovrà seguire le procedure e le scadenze);
- per conto del richiedente, solo da Consulenti in Proprietà Industriale o Avvocati, in quanto sono gli unici professionisti legalmente autorizzati a rappresentare i richiedenti di fronte agli uffici marchi e brevetti.
Oggi in rete, specialmente nel caso dei marchi, è possibile trovare soggetti che offrono un servizio limitato alla compilazione dei modulo, sulla base delle indicazioni del committente, senza valutare né la validità né l’opportunità sia dal punto di vista giuridico che da quello imprenditoriale di quanto si va a depositare.
Ancora più rischioso è il caso dei brevetti, i quali necessitano di una specifica ed approfondita competenza tecnica e giuridica, di cui è sfornito spesso lo stesso “inventore”. Errori nella fase di stesura e deposito di una domanda di brevetto possono azzerare per sempre qualsiasi possibilità di esclusiva.
Sono Consulenti in Proprietà Industriale o “Mandatari” quei professionisti specializzati in Diritto Industriale, che hanno sostenuto uno specifico esame di Stato e sono iscritti all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, nella sezione marchi o nella sezione Brevetti (o in ambedue) dell’Albo dell’Ordine, consultabile al seguente link.
Si tratta, quindi, di professionisti che hanno studiato a fondo la normativa Italiana ed Internazionale in tema di Diritto Industriale e sono specialisti nelle procedure di deposito, prosecuzione e tutela dei titoli di Diritto Industriale (Marchi/Design/Brevetti) in Italia ed a livello Internazionale.
La procedura di registrazione o brevettazione non è il mero ottenimento di un “timbro” di un Ufficio statale ma è una procedura amministrativa con risvolti giuridici: meglio affidarsi a specialisti.
I Mandatari sono tenuti ad avere una Assicurazione per la responsabilità professionale e sono tenuti al segreto (art. 204 Codice Proprietà Industriale, C.P.I), estremamente importante per la delicatezza della Proprietà Industriale.
Si raccomanda di consultare i Mandatari anche contestualmente alla progettazione di iniziative di marketing, al lancio di nuovi prodotti, di nuovi marchi o allorché si pensi di aver trovato una nuova soluzione ad un problema tecnico. Il Mandatario aiuta ad individuare cosa è proteggibile e come, a capire se si violano diritti altrui, a definire la strategia di protezione; inoltre gestisce le scadenze, paga le tasse ufficiali, riceve le notifiche relative ai titoli amministrati, dispone di una rete di corrispondenti esteri e di legali specializzati in Proprietà Industriale.
L’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, inoltre, si occupa di assicurare una formazione continua dei suoi iscritti allo scopo di garantire la massima competenza.
ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
Nel linguaggio corrente, spesso, il termine generico di marchio viene usato per indicare anche altri segni che non sono “tecnicamente” dei marchi, ma che contribuiscono – in ogni caso – a distinguere i prodotti/servizi di una azienda da quelli di un’altra.
Questi possono essere: la ditta, la denominazione o ragione sociale, l’insegna, il nome a domino, o altro segno distintivo usato nell’attività economica. Secondo il Codice di Proprietà Industriale, anche tali segni godono di protezione.
Oltre ai marchi, poi, normative specifiche e collegate offrono tutela anche a indicazioni geografiche e denominazioni di origine, quali: IGT; IGP; BSIG; DOCG; DOC; DOP; DECO; STG; PAT.
Oltre alla normativa sui brevetti, altri aspetti tecnici molto specifici sono regolamentati da norme ad hoc; ad esempio:
- Topografie a semiconduttori
- Varietà vegetali
- Deposito di microrganismi
- Licenze FRAND
- Certificati di Protezione Complementare per Medicinali e per Fitofarmaci
Nell’orbita della Proprietà Industriale, inoltre, rientrano anche norme a tutela di altre situazioni, come quelle sulla concorrenza sleale (codice civ. artt.2595-2601: appropriazione di pregi, segni distintivi altrui o confusione con l’altrui attività), quelle sul Diritto della Pubblicità e del Consumatore (codice di autodisciplina della comunicazione commerciale in vigore del nov. 2015: imitazione di pubblicità altrui, uso segni distintivi altrui in pubblicità) e quelle relative alle informazioni riservate (complesso di dati, esperienze, metodologie, magari non brevettabili ma di valore economico, che siano trattate concretamente come segreti).
IL SEGRETO INDUSTRIALE
Non è obbligatorio ricorrere a marchi e brevetti per proteggere le attività intellettuali. In alternativa, si possono infatti mantenere segrete le informazioni dell'attività produttiva o organizzativa di un'impresa. Si parla, quindi, di segreto industriale quando queste informazioni sono segrete e tale segreto è espressamente protetto dal punto di vista legale. Le informazioni segrete hanno valore commerciale in quanto segrete; sono sottoposte, da chi ha il legittimo controllo su esse, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, sia internamente all'impresa che all'esterno.
Ovviamente, il segreto non comporta alcun costo di registrazione, non è limitato nel tempo, ma se è parte integrante di un prodotto innovativo, può essere riprogettato da potenziali concorrenti e quindi, una volta scoperto, utilizzato liberamente; la sua protezione è efficace solo contro una impropria acquisizione, uso o rivelazione delle informazioni confidenziali; la sua illecita e pubblica rivelazione permette a chiunque ne ottiene l'accesso di utilizzarlo; se gestito da un'impresa può essere oggetto di brevetto da parte di una terza parte che, dopo l'ottenimento del brevetto, può così sviluppare la stessa invenzione in modo autonomo e con mezzi legittimi.
