Comunicazioni agli iscritti
IMPORTANTE - URGENTE - COMUNICAZIONE DEL 16 APRILE 2014 DELL'UIBM - DIV. XIII - MARCHI
SULLE MODALITA’ DI ELENCAZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI DELLE DOMANDE DI MARCHIO ITALIANE A PARTIRE DAL 20 MAGGIO 2014
Come Vi è noto, la competente Divisione dell’UIBM ha emesso lo scorso 16 aprile 2014 una comunicazione che prende le mosse dalla COMUNICAZIONE COMUNE dell’UAMI e degli Stati Membri della UEpubblicata in data 3 maggio 2013 e aggiornata il 20 febbraio 2014, nonché di quella successiva pubblicata il 20 novembre 2013 e aggiornata il 20 febbraio 2014 e infine di quella pubblicata il 20 febbraio 2014 con le quali l’UAMI e i predetti Uffici stabiliscono le modalità operative per applicare le indicazioni date dalla Corte di Giustizia nel caso IP Translator n. C-307/10 del 19 giugno 2012.
In base alle predette comunicazioni e alle indicazioni risultanti in particolare dalle tabelle allegate alla prima di dette comunicazioni, l’UIBM ha fissato la data del 20 maggio 2014 per l’armonizzazione della propria procedura in merito all’elencazione dei prodotti e dei servizi nelle domande di marchio nazionali rispetto all’UAMI e alla stragrande maggioranza degli stati dell’Unione (cfr. allegato tabelle 2, 3 e 6).
Come si evince dalla comunicazione dell’UIBM del 16 aprile 2014, a partire dal prossimo 20 maggio 2014 non sarà più possibile nella domanda aggiungere all’intestazione della classe la frase standard indicante l’intenzione del depositante di proteggere tutti i prodotti/servizi della lista alfabetica della classe medesima. Pertanto l’elenco dei prodotti/servizi predisposto dal depositante nella domanda di marchio, anche ove coincidente con l’intestazione della classe, proteggerà soltanto i prodotti/servizi elencati.
Inoltre per le domande in cui sia elencata una intestazione della classe ove è presente una delle 11 indicazioni considerate generiche secondo la comunicazione comune dell’UAMI e degli stati pubblicata inizialmente il 20 novembre 2013 (Comunicazione n. 2) l’indicazione in questione dovrà essere sostituita da un diverso termine rispondente al requisito della chiarezza e precisione così da evitare che la domanda sia fatta oggetto di un rilievo da parte dell’UIBM.
Il sistema è lo stesso di quello adottato dall’UAMI e dunque potrà essere utile l’utilizzo dei servizi messi a disposizione dallo stesso UAMI e dal WIPO per la ricerca di termini alternativi a quelli che potrebbero essere considerati generici (ad esempio il TM Class e il G&S Manager).
Si sottolinea in proposito come la nuova modalità di elencazione verosimilmente aumenterà la probabilità di dover presentare un elenco di prodotti/servizi in una classe eccedente i 4.000 caratteri che sono il limite massimo attualmente accettato dal sistema di deposito online Telemaco. Si tratta di un problema già conosciuto rispetto al quale, fino ad oggi, si è “rimediato” depositando la domanda in cartaceo.
Peraltro, anche l’ufficiale rogante della Camera di Commercio ha lo stesso limite nel caricare nel sistema la domanda di marchio e dunque l’elenco è troncato al momento in cui si arriva a 4.000 caratteri. Normalmente l’ufficiale rogante inserisce nel verbale una nota con cui specifica che per i prodotti/servizi mancanti si rinvia al modulo (cartaceo) della domanda.
In relazione alla nuova modalità di elencazione dei prodotti e servizi, l’UIBM e Infocamere hanno previsto la predisposizione provvisoria, a partire dal prossimo 20 maggio, della possibilità di acquisire tra i documenti della domanda di marchio un allegato .pdf in cui il richiedente o il mandatario potranno inserire in maniera del tutto libera e senza limitazione di caratteri la lista dei prodotti e servizi di ciascuna classe. Tale allegato verrà firmato digitalmente insieme agli altri documenti ed inviato telematicamente insieme alla domanda. Si attendono in proposito ulteriori precisazioni dall’Ufficio.
Al momento in cui (probabilmente nei prossimi mesi) la nuova piattaforma sarà attivata, il problema della limitazione dei caratteri nella domanda di marchio sarà completamente risolto.
