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DOMANDE DI MARCHIO E REGISTRAZIONI VALIDE IN ITALIA DOPO L'IP TRANSLATOR
Come è noto, la Corte di Giustizia, nel caso conosciuto come IP Translator, ha emesso, nell’ambito della sua competenza interpretativa, una sentenza in relazione alla valenza da attribuire alle liste di prodotti/servizi che nelle domande di marchio utilizzano l’intestazione delle classi.
Alla sentenza della Corte sono seguiti i noti aggiustamenti dell’UAMI in materia di elencazione dei prodotti e dei servizi nelle domande di marchio e un posizionamento, non sempre uniforme, degli Uffici Brevetti e Marchi dei paesi membri dell’Unione Europea in relazione al valore da dare alle domande di marchio che utilizzano una lista coincidente con l’intestazione della classe.
Tenuto presente che in sede di opposizione a livello comunitario vengono tenute in considerazione le domande anteriori nazionali e, viceversa, a livello nazionale le domande anteriori comunitarie possono costituire un diritto anteriore nelle procedure di opposizione a livello locale, dopo una serie di consultazioni reciproche, è stata emessa, il 2 maggio 2013, la Comunicazione Comune sull’esecuzione della sentenza “IP Translator” dell’UAMI e dei corrispondenti uffici nazionali dei paesi UE.
Detta comunicazione è stata fatta circolare in Italia dalla D.G.L.C.-UIBM con una nota di accompagnamento del 2 maggio 2013 in cui si fa presente che le domande di marchio che utilizzano l’intestazione di una classe verranno considerate come proteggere i beni/servizi indicati nell’intestazione della classe “a meno che non vi sia una dichiarazione recante l’espressa intenzione di voler estendere la protezione a tutti i beni o servizi contenuti nell’elenco alfabetico della classe prescelta” (evidenziazione nella nota della D.G.).
Tenuto conto dell’importanza e delle conseguenze della Comunicazione Comune, ma anche degli aspetti lasciati aperti dalla stringata nota di accompagnamento di cui in precedenza, il Consigliere de Benedetti, per conto del Consiglio, ne ha discusso con la dirigenza UIBM nel corso di un recente incontro a seguito del quale l’Ufficio ha assicurato che procederà ai necessari chiarimenti nel senso indicato qui di seguito.
1. Per i rinnovi dei marchi italiani, vista la posizione dell’Italia indicata nella tabella 1, e dall’UAMI nella tabella 5, non è necessaria alcuna indicazione o precisazione per quanto riguarda i marchi che erano stati precedentemente depositati o già rinnovati con indicazione dell’intestazione della classe. In effetti, il rinnovo indicante l’intestazione di una classe conformemente alla originaria registrazione verrà interpretato dall’UAMI come rivendicante tutti i prodotti/servizi della classe.
2. Relativamente alle domande di marchio nazionali successive alla sentenza “IP Translator” (19.06.2012) verrà data la possibilità di una integrazione consistente in una dichiarazione del richiedente, per quelle domande che rivendicavano l’intestazione della classe, in base alla quale la protezione deve intendersi estesa a tutti i prodotti/servizi della classe. Questa necessità deriva dalla posizione presa dall’UAMI ed espressa nella tabella 5. L’UAMI infatti considera che dopo la data della sentenza “IP Translator” l’indicazione che appare sulla domanda viene interpretata letteralmente. Pertanto, se le domande italiane non vengono integrate, al momento in cui esse sono utilizzate in sede di opposizione comunitaria nei confronti di domande più recenti, l’UAMI considererà la protezione limitata ai prodotti/servizi indicati, anche se coincidono con l’intestazione della classe. Per il pregresso la posizione adottata dall’UAMI in tabella 5 risolve i dubbi sorti precedentemente.
3. Per le domande italiane presentate dal 2 maggio 2013, data della Comunicazione Comune, per le quali alla lista di prodotti/servizi coincidente con l’intestazione della classe non è stata aggiunta una dizione del tipo “estensione della protezione a tutti i prodotti (ovvero servizi) di cui alla lista alfabetica della Classificazione di Nizza”, vale quanto indicato al punto precedente. Pertanto anche per esse sarà consentita l’integrazione con una dichiarazione in base alla quale l’intestazione della classe rivendicata nella domanda deve essere intesa coprire tutti i prodotti/servizi della classe. Andrà probabilmente chiarito anche il termine congruo entro cui questa dichiarazione integrativa potrà essere presentata. Ovviamente l’Ufficio si aspetta che ora tutte le nuove domande siano presentate con inserita tale dichiarazione.
4. La posizione dell’Italia indicata nella tabella 4 della Comunicazione Comune relativa a come vengono interpretati i marchi comunitari dopo la sentenza “IP Translator” sarà presumibilmente modificata. In effetti l’UAMI indica che interpreterà l’intestazione della classe letteralmente, ovviamente fatti salvi i marchi per i quali, sulla base delle prime comunicazioni dello stesso UAMI, fosse stata indicata la volontà di proteggere tutti i prodotti/servizi della classe e, secondo le modalità predisposte in seguito, il deposito fosse avvenuto con inserimento automatico nella domanda di tutti i prodotti della stessa classe come risultano dalla Classificazione di Nizza. La posizione dell’Italia di cui alla predetta tabella 4 si distingue nel senso di indicare che indipendentemente dal fatto che il richiedente del marchio comunitario abbia indicato la volontà di coprire tutti i prodotti della classe, il solo fatto che la domanda riporti l’intestazione della classe permetterebbe al titolare di vedersi riconosciuta in Italia la protezione per tutti i prodotti/servizi della classe stessa, ciò a valere in particolare per quanto riguarda la procedura di opposizione. Tale posizione, in Italia, avvantaggerebbe detti titolari senza che peraltro abbiano espresso la volontà di ottenere questa protezione estesa. Ciò rende consigliabile la modifica della posizione italiana.
Dal punto di vista tecnico, il problema da risolvere è quello di come la dichiarazione integrativa di cui ai punti 2 e 3 possa essere presentata in maniera tale da consentire con qualche automatismo l’inserimento nel sistema e banca dati UIBM. Attualmente questo sembra particolarmente difficile per quanto riguarda i marchi depositati dopo la sentenza IP Translator e che ormai risultano registrati. L’Ufficio si è impegnato, anche sotto questo aspetto, a mantenere un coordinamento con l’Ordine in maniera tale da assicurare una soluzione soddisfacente.
